NHRI Communications
知識產權
專利權利耗盡理論對基因改良種子產業之影響—從廣達對樂金案談起
Patent exhaustion doctrine and its possible influence to transgenic seed industry after Quanta v. LG
美國最高法院於2008年就廣達對樂金案(Quanta Computer, Inc., et al. Petitioners v. LG Electronics, Inc)做出有利於廣達判決，全案推翻過去聯邦巡迴法院長期以來的看法，影響權利耗盡理論甚鉅。所謂權利耗盡理論係指專利產品在第一次合法販賣後就不再受專利權的約束。廣達對樂金案之判決見解，預期將影響相關產業長期以來的專利授權模式，甚至包括基因改良種子產業。廣達對樂金案概要
樂金於1999年購買有關記憶體的三項專利組合，屬於電腦微處理器與其他零組件組合的方法，其專利請求範圍包含該零組件之組裝與組裝方法。樂金將此專利組合及樂金本身之專利交互授權給英代爾(Intel)，在該交互授權合約中廣泛允許英代爾「製造、使用、(直接或間接)銷售、邀約銷售、進口、或以其他方式釋出」有實施樂金專利的微處理器和晶片組，但限制英代爾不得授權第三者將該專利零件組合於非雙方的產品，並提到該授權合約內容不改變權利耗盡的規定。在另一主契約，英代爾同意於販售時須書面通知客戶該產品已獲授權不會侵害樂金專利，但該授權不論明示或暗示均不可將英代爾產品用到非英代爾產品上。但此主契約也寫明，違反此合約協定並不構成原交互授權契約失效。
廣達(及其他電腦廠商)向英代爾購買微處理器和晶片組，並將其與非英代爾的記憶體和匯流排結合應用在自己生產的產品上。微處理器本身並非樂金專利範圍，但唯一的用途就是在應用樂金專利技術。樂金對廣達提訴，聲稱被告沒得到樂金授權，且被告的電腦系統將英代爾產品結合到廣達自己的產品已侵害樂金專利，要求被告必須支付樂金權利金。廣達辯稱樂金已向英代爾收取一次權利金，主張該專利已權利耗盡。
美國北加州地方法院依廣達請求作成簡易判決，認為基於權利耗盡原則，樂金已將專利授權英代爾，合法購買英代爾產品者不造成侵權，但認為方法專利不適用權利耗盡。樂金上訴，美國聯邦巡迴上訴法院提出三項理由推翻一審判決: (1) 只有unrestricted sales 適用權利耗盡; 樂金與英代爾所簽訂主契約明文規定Intel須書面告知客戶該專利之銷售後限制(post-sale restriction) ，並未默示授權第三者可使用到非Intel產品，故廣達違反該銷售後限制，為非合法授權販賣(not authorized sale)，亦排除權利耗盡。(2) 樂金的專利權有很多項，樂金並未使用所有的權利; (3) 權利耗盡不適用方法專利。因此，認定樂金勝訴。
廣達不服，提請美國最高法院調閱審查，最高法院於2008年6月做出判決，見解略述如下：
- 專利權耗盡仍適用於方法專利
- 第一次合法授權販賣
- 銷授後限制 (Post-sale restriction notice) 適用各州之契約法，而非專利法
最高法院認為，權利耗盡原則如排除方法請求項的適用，未來專利權人將設法以方法請求項來撰寫專利申請文件，以迴避權利耗盡原則的拘束，而非就實體產品本身來撰寫專利申請文件，規避權利耗盡原則專利申請實不可取。此外，方法專利雖然不像一般實體產品賣出，但是方法專利仍可實施於產品上，最終實體產品賣出也就包含方法專利的賣出，因為方法或製程專利之實施並無法與買賣產品區分開來，故仍適用權利耗盡理論。
微處理器雖非專利產品，惟其唯一用途在應用到樂金之專利，且微處理器本身已實施主要專利技術特徵，所謂「無任何其他不侵權的用途(have no non-infringing use)」，一旦售出，也視為實施該專利產品之售出, 構成所謂「第一次合法授權販賣」。亦即,未完全實施專利但已充分實施主要特徵之產品或零件，可視為實施樂金專利之默示授權，樂金既已廣泛准許英代爾製造、使用、銷售微處理器，該項販賣即屬合法授權，故適用權利耗盡
原聯邦巡迴法院認為，樂金專利授權給英代爾時規定英代爾必須告知買受人(廣達等電腦製造商)不得將英代爾微處理器與非英代爾產品組合使用，而廣達卻明知故犯就不構成合法買賣，構成侵害樂金專利權。
然而，最高法院則認定樂金與英代爾授權契約中並沒有銷售後之限制權利，亦即樂金無權要求下游廠商廣達等只能將英代爾微處理器用到英代爾產品上。也就是說，樂金銷售後之限制僅可及於英代爾，對英代爾下游電腦製造商第三者不構成默示授權，廣達無遵守之義務。
此外，法院認為該銷售後之限制須另以契約約束締約雙方始有效力，適用各州之契約法範圍。
廣達對樂金案對農業生物科技產業之適用
過去多年，聯邦巡迴上訴法院對權利耗盡已作成許多的案例，其對權利耗盡的解釋曾主導甚多專利訴訟案之結果，積習已久。這一次美國最高法院重新解釋權利耗盡理論、並釐清銷售後限制非關專利，對相關產業勢必啟動另一波的震盪。其中，農業生物科技產業即屬類似的產業之一，運用銷售後限制已行之久遠，著名生技公司所發展出來的基因改良的種子(transgenic seeds)就是典型的例子。
基因改良種子的好處很多，例如防蟲、抗旱、除草、抗寒、防風蝕、防水蝕。有的可增加營養有益健康、提昇產量、可轉化為生物燃料，甚至可作藥物與疫苗發展等等。不過，也有部份基因改良種子產生不良影響。以美國生技公司孟山都(Monsanto)的基因改良種子說明，其基因改良種子往往在改變種子基因使種子免受孟山都公司的除草劑影響。一項研究指出，取自孟山都公司的基因改良玉米品種經過應用多種統計分析得出的結論是，這些品種引發一種肝腎毒性，可能是孟山都公司農藥與殖入的基因共存所造成之結果，雖然這或許是由於基因在突變轉化過程中沒把有農藥排除，技術有待改善。
然而，商業運作上，農業生技公司經常對農民購買基因改良種子設有很多使用上的限制。使用限制包括僅能栽種和販賣第一代的種子，只能使用一次，不可存放和種植第二代以後的專利種子等等。在這方面，其中孟山都公司過去就以興訟聞名遐邇，經常使用司法捍衛其專利技術。自90年代中期，孟山都公司已起訴美國農民高達150件，主要與基因改良種子專利侵權有關，經常基於農民違反買賣授權技術協議進行求償，即因為該協議禁止農民從上一季節所種作物獲得的種子留到上一季再施種。未來，類似商業行為恐需進行調整。
- 第一次合法授權販賣後，專利已權利耗盡
廣達對樂金案的啟示是產品(含未完成專利實施之產品)經過第一次合法授權販賣後，即已權利耗盡。未來基因改良種子產業是否可繼續要求該種子僅能栽種賣第一代的種子，只能使用一次，不可存放和種植第二代以後的專利種子等等限制，將面對考驗。 - 授權契約條文僅能約束締約者
銷售後限制不再屬專利範圍後，而屬契約範圍，需要雙方重新思考如何因應，契約締約者之外的下游客戶將有較大的自由，值得運用。銷售後限制既然是契約約定，契約屬各州管轄範圍，而各州又將最接近當地農民，可預期的是，法官與陪審團對大企業如農業生技公司等將有更高的審視標準，對農民則將有更多的支持。 - 摧生新的專利授權策略
未來進行專利授權時，專利權人與被授權人均需思考如何維護自身之權益。一方面，專利權人需要思考如何排除耗盡原則適用之可能性，或精準撰寫授權契約範圍，以適當條件授權限制耗盡原則的適用，防止專利權耗盡，並審慎選擇授權對象，預防專利侵害。除以契約規範之外，專利權人可考慮調整授權價格政策或營業秘密之適用，產品搭售(product bundling)，以及運用若干基因改良之專利技術 (genetic use restriction technologies)。價格政策上或可在第一年收取較高的權利金，以提高種子生技公司之投資報酬率。產品搭售方面仍需注意公平交易法之限制，不過在農業生物科技產業裡，產品搭售已行之有年，為公開的事實。
另一方面，對被授權人而言，需審慎處理契約談判與契約撰擬所帶來的挑戰。為避免缺乏精確的定義或導致默示授權所將引發爭議，沒有一份契約可一層不變，只要對締約條文有任何疑義，就應在契約中寫清楚，說明白，進行修改，尤其哪些違反契約之作為與不作為會造成終止合約，也一定要寫出來，帶到談判桌上積極協商爭取，以維護自身之最大利益。
事實上，農業生物科技發展日新月異，至今，生物科技公司的技術已可做到讓專利種子無法產生第二代的種子，亦即所謂終結者種子(Terminator Seed)，讓專利種子徹底無法流出到使用人手上。此類種子改良專利技術在於讓種子於第一次栽種後無法開花或結果，徹底讓種子無法再行散佈。這種基因改良技術之精進，似乎足以超越專利授權契約的拘束力，也將造成農民過度仰賴基因改良種子的供給，其發展動向頗值得注意。
權利耗盡理論的重新解釋與銷售後限制固然出現新的局面，未來基因改良種子產業發展，免不了還是需要在市場競爭與社會價值之下通過層層的考驗，以達到更加合理、更為成熟的雙贏運作機制。
參考資料：
1.Brian G. Brunsvold, Dennis P. O’Reiley, D. Brian Kacedone, Drafting Patent License Agreements, 6th ed. Washington, D.C. 2008.
2.Quanta Computer, Inc. v. LG Electronics, Inc. 128 S. Ct. 2109 (2008), last visited on September 8, 2010.
3.Tod Michael Leaven. “The Misinterpretation of the Patent Exhaustion Doctrine and the Transgenic Seed Industry in Light of Quanta v. LG Electronics. North Carolina Journal of Law & Technology Volume 10, Issue 1: Fall 2008; last visited on September 8, 2010.
4. Monsanto Company, Wikipedia, lasted visited on September 8, 2010.
《文/圖：編輯中心陳麗秋》