NHRI Communications
知識產權
簽訂保密協議--評估技術專利授權前之重要機制
Confidential disclosure agreements or non-disclosure agreements
無所不在的保密協議機構與機構之間為了建立業務關係，從簡單的買賣協議到策略合作，尤其是在雙方將要進行技術產權的授權或買賣之際，需要交換內部技術資訊，不過，為了保護技術產權，實務上在交換內部技術資訊之前，雙方必須先簽訂保密協議（confidential disclosure agreements (CDA) or nondisclosure agreements (NDA)），以達到保護的效果，建立互信的基礎。
擁有技術產權的一方必須提供多少資訊才足以吸引尚未看過技術產品的潛在買方或被授權人？這是一項有趣的挑戰。各機構莫不致力於建立一套可行及安全的保密協議架構，以讓具有專有技術者樂於提供機密資訊給對方進行評估與溝通，同時又必須降低因為機密資訊披露之後，讓自己有價值的技術喪失權利的風險。
運用保密協議往往必須平衡締約雙方的需求--合理保護專有技術擁有者的財產價值，又能達到對方取得足夠資訊的需要。一方面，擁有技術產權者可能是該產業的技術專家或經驗豐富的製造商，因此，在其承諾技術轉移業務之前，通常會需要較細緻的前置處理和評估；另一方面，準備接收技術資訊的潛在買家或多或少也會擔心如果對方的技術與自己本身既有的研發活動非常近似，一旦獲得該項技術資訊是否會對自己員工的研發活動產生污染現象（contamination），因為事後通常很不容易證明自己後續的研發工作沒有受到對方提供的技術資訊所影響。這種困境，沒有單一的解決之道，每一個解決方案都需要締約的雙方當事人彼此妥協。
妥為定義保密資訊
保密協議所保護的客體必須審慎地加以定義，書面的技術揭露，必須標示機密（或密件）字樣，遇到用口頭或操作展示的方式進行技術揭露又該如何處理？
締約雙方都比較喜歡把有形的資料上標示機密字樣，避免未來對方主張無形的資料也是機密資訊而納入保護的範圍。
對技術擁有者，當然有較高的意願將保密協議的保護客體擴大，包括有形的、電子的、口頭的、圖表的、視覺的或其他種類格式，不論是否有無標示機密字樣，只要合理之人可以瞭解為機密的特性亦列入為保護客體。
在處理上，口頭揭露的技術資訊較為複雜，因為即使口頭表示某些訊息是機密資訊， 因為口說無憑，事後沒辦法證明。解決方式可以是做成書面的備忘錄，將揭露的技術資訊摘要記錄並將該紀錄標註為機密。不過，這種情形如果發生太過頻繁或不夠正式，通常會被負責撰寫備忘錄的一方所忽視。另一個可行的替代方式是使用錄音或錄影，詳細留存任何口頭揭露的部分，如此可精確地記錄哪些技術被揭露。
對接受技術者，最好能將技術資訊分門別類，把不適合列為機密的項目去除，以免不是機密的技術資訊也被列為機密。
實務上，由於技術揭露一方的職員鮮少以書面確認方式追蹤口頭的技術揭露，往往使得技術揭露一方在會議中或是在操作展示技術資訊時，因為保護程序上的疏失而喪失技術資訊的機密地位。
分階段的技術揭露
分階段的技術揭露（a staged disclosure）是個不錯的選擇，將技術資訊分在不同的階段進行揭露，可充分保護雙方的利益，由技術揭露一方先將代表性的資料局部揭露，再讓接收者決定是否還要取得更多或全部完整的資訊。
更進一步，這種分階段的技術揭露可再加上於不同的階段對不同接收人進行揭露， 例如，一開始可對接收技術的一方所請的顧問進行揭露，要求此顧問簽訂另外個別的保密協議，並限定只有在顧問相信這項技術有價值時才能向接收技術的一方報告。
分階段的技術揭露讓技術揭露的一方更加從容，避免不必要的機密技術資訊外洩，尤其是在進行初始階段的評估後，接收技術的一方決定選擇不採取更進一步的發展。
保密協議的義務
保密協議必須列明加諸於接收技術的一方的義務，通常，保密協議的義務比一般專利授權合約更加嚴格，這也是因為保密協議的屬性與目的有所限定使然。
保密協議的義務大致可包括：
1. 保持揭露技術的機密性
2. 限定使用範圍：所揭露技術資訊僅可運用於評估是否接受技術授權
3. 不可將所獲得的技術資訊揭露給公司的主管或職員以外的其他任何人
4. 限定人員：只有具合理需要取得技術資訊的公司主管和職員才能取得，且這些人也受此保密協議所列的義務所拘束，均負有保密義務。
限定使用範圍有其重要性，必要時，可更進一步提高限定要求。例如，在某些情況之下，技術揭露的一方可考慮要求限定接收方不可將技術資訊揭露給哪些特定的職員，這對接受方也有好處，因為這樣接受方可排除那些有可能會被揭露技術汙染（potentially contaminated）的員工。況且，接收方必須審慎地盡可能避免那些獲得技術資訊揭露的職員在公司內進行任何相關或獨立的計畫，因為，不論是否所揭露技術有沒有真正用到獨立的計畫中，公司都很難證明該揭露技術沒有被使用。
保密協議接受方職員的研發工作被汙染的案例可用1997年美國聯邦上訴巡迴法院 Celeritas Technologies, Ltd. v. Rockwell International Corp.訴訟案舉例說明。Rockwell 公司和Celeritas公司簽訂保密協議，因為Rockwell想取得Celeritas若干行動電話的技術資訊，在雙方進行技術揭露之後，Rockwell決定不向Celeritas進行技術授權， 但卻請那些參與技術揭露討論獲得機密技術資訊的員工在Rockwell公司內部繼續發展該項技術。結果，訴訟進行，一審法院發現Rockwell用那些員工進行研發之大量證據，陪審團裁決Rockwell違反保密協議惡意侵害專利權等，最後法院判決Rockwell賠償美元5,700萬元。全案經Rockwell提起上訴之後，聯邦上訴巡迴法院仍維持一審法院之判決。
保密協議合約期限
保密協議設定一段期間，如果無法確定資訊是機密，對揭露技術的一方彷彿提供一個退路；但是這一段期間過去之後，該方就無法主張所提供的技術資訊是機密。
對接收技術資訊的一方，沒有標示機密的技術資訊可能曾經向其他第三人揭露，而不去注意日後對方可能會再主張該資料為機密。
很多公司跟其他公司有持續往來關係，一個泛型的保密協議可能還相當好用，然而，這種協議通常沒有特定的期限，雖然締約雙方都有權利以書面通知對方終止協議。 這種無限期的保密協議往往容易被遺忘，且在其目的結束後繼續存在良久，容易成為爭議的溫床。如果讓保密義務無限延期，而締約的一方日後可能要求所揭露的某項技術資訊在該項保密協議下仍屬機密資訊，而接收方則假設早就不是機密，於是雙方產生爭議。
大公司也許會有些管理上的需求，但是，最佳的運作方式還是建議保密協議應列有明確的終止期限，更何況保密協議可透過書面通知或換約加以更新，這種正面做法也可提醒雙方該項保密協議的繼續存在。
締約者如果還是希望使用無期限的保密協議，至少必須載明該協議下所揭露的技術資訊所要求的特定義務必須在每一次揭露技術資訊的同時列明，並且應該表明這些技術資訊在揭露之後的一段期間過後，該保密義務失效的期日。
介紹技術授權協議的模式
機構與機構之間之所以簽訂保密協議，其主要目的是要評估接收方是否有意願接受技術授權，因此，保密協議可於適當的條款介紹技術授權的選擇項目。考慮中的技術授權選項可為專屬授權或非專屬授權，最起碼，選項應定義技術授權選項的性質、準備行使限限，及如何行使等。
值得注意的是，技術擁有者在技術揭露之後可用來談判的籌碼相對減少了一些，所以，技術擁有者最好能在技術揭露之前就先談妥可授權合約的選項。同樣的道理，潛在的被授權人希望授權條件放到技術評估之後再談。
有些情況締約雙方可就整個授權合約選項先進行談判，然後行使選項就只是簽訂授權合約。較常見的是，締約者可以同意大部分的條文，把少數還需要考慮的條款暫時放著，之後，等行使選擇時再聚焦到一定要同意的事項。
往往，在技術評估之前，條件談判的遲延將造成雙方只能同意某些基本條件，例如，基本選項可包括：
1. 在某些地區（例如北美地區）為專屬授權，其他地區為非專屬授權
2. 授權金的比例範圍為使用授權技術產品淨銷售價的 3 - 6%
3. 授權期限為最少10年
參考文獻：
- Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reiley, D. Brian Kacedone. ( 2008) Chapter 24: Confidential Disclosure Agreements in Drafting Patent License Agreements (6th ed). Washington, D.C..
- Celerita Technologies. LTD., v. Rockwell International Corporation , 美國聯邦上訴巡迴法院 97-1512,-1542
《文：編輯中心陳麗秋；圖：編輯中心》