第 444 期

知識產權
如何避免自己的研究成果成為專利申請的前案
How to prevent one's research work from constituting prior art in patent application

專利漸漸成為學術研究單位延伸研究成果價值的指標之一，然而大部分研究人員常為了升等或加快研究成果之呈現，同時也因為對專利申請及其相關規定之不熟悉，將研究成果先以論文方式發表後才開始考慮專利申請，導致技術保護、推廣及布局的限制。

現階段多數國家的專利申請仍採先申請原則（first to file），申請專利的時間點因而具有其關鍵性。以先申請原則而言，各國專利審查官會以發明人提出申請的日期為準，審查該發明是否有符合可獲專利之要件。

以美國專利申請為例，美國專利審查指南（Manual of Patent Examining Procedure, MPEP）即敘明如欲獲得專利，必須符合專利三要件：新穎性（novelty）、進步性（inventive step, non-obviousness）及產業利用性（industrial applicability）。新穎性之審查依據為是否有任何前案與專利申請案完全相同；進步性則審查透過先前技術的結合是否即可輕易完成，如結合的結果不可預期性愈高，則進步性強度愈強；產業利用性之範圍較為廣泛，以能於該領域產業上運用為審查標準。

一般而言，一項技術是否具可專利性，多數國家之審查會先考慮是否符合新穎性要件，之後才會再檢視是否具有進步性及產業利用性。以進步性及產業利用性而言，因尚需不同因素之結合，再加上個人之主觀意見，均有可能影響該要件之判斷；而最容易及客觀之判斷因素之一，且同樣是研究人員最容易觸及到的議題即為新穎性。

為了讓可商業化的技術能夠順利被專利權保護，拓展我國生物醫藥研發成果產業化的契機，本中心謹就過去多年來的經驗，將研究成果發表與專利申請所需注意之新穎性事項整理如下，提供研究人員參考與借鏡。

專利申請之注意事項、常犯錯誤及防範方法
為符合專利申請之三要件，研究人員須先行檢索相關資料庫，瞭解欲申請專利之技術內容是否具備前段所述之三要件。評估期間，可透過下列方式先行瞭解相關技術是否具有新穎性，或既有技術之結合是否達到進步性之條件，因而影響專利申請。

檢視專利申請前之發表狀況
以中華民國專利法為例，專利法第22條前項即明文規定欲申請發明專利不得有下列情事之一：
  1. 申請前已見於刊物者；
  2. 申請前已公開實施者；
  3. 申請前已為公眾所知悉者。
即研發成果如有上述任一項公開的行為，則已喪失其新穎性。以實務上來說，研究人員提出的專利申請案有可能因下列因素而不符合新穎性要件：
  1. 於專利申請前即提交紙本的碩博士論文或其電子檔予各學校圖書館或國家圖書館，及公開碩博士口試場合，使之可於相關資料庫中搜尋到，或可於公開場合中獲取相關訊息：
    • 紙本：所提供之紙本已陳列於各校或國家圖書館內，或圖書館已將該論文編入書目並給予索書號；
    • 電子檔：上傳論文電子檔至圖書館，或揭露申請專利之關鍵技術內容於摘要中；
    • 口試：碩博士口試場合未限定可參與人員，並且所有參與人員未簽署保密協定，或僅供特定人士參與，但同樣未簽署保密協定，因兩人以上即構成公開場合；
  2. 因執行政府補助計畫可能造成的公開，如須一定期間繳交報告之時，未注意是否公開之選項，或勾選公開內容，而上傳至政府研究資訊系統（Government Research Bulletin, GRB），致使可於該系統搜尋到，造成公開之事實；
  3. 其他因執行計畫或研究要求而有任何形式之公開研究內容，如機構之公告欄、最新消息、電子報、單位內公開研討會、教育訓練、年報、研討會之海報（poster）或公開說明等，只要所提供之內容涉及欲申請專利之技術，尤其該內容即為技術之關鍵，則如此公開已可能使欲申請專利之技術喪失其新穎性；
  4. 除學校之論文發表及口試外，研究人員亦有可能於申請前遞交研究成果至期刊，雖各期刊均需先進行審查，並與研發人員溝通後才會公開該內容，但審查期間長短不定，若研究成果之公開早於專利申請日之取得，即有可能使該專利申請喪失其新穎性。
為避免上述可能影響專利新穎性要件的判定，因此研究人員須於成果產出前或產出時即評估該產出是否有專利的潛力，如經評估有其潛力，則研究人員可於有任何公開之需求前採取下列措施：
  1. 繳交碩博士論文之相關聲明書時，確認該論文內容將延後公開（紙本及電子檔）；針對繳交國家圖書館之部分，除聲明書外，如在許可的範圍內，盡量避免在公開前繳交任何形式的論文內容至各校或國家圖書館，以避免各校或國家圖書館先行編索書號或書目，製造已公開之誤解；如有繳交或公開摘要或其他內容的必要，須避免讓公開之內容包含申請專利之關鍵技術；
  2. 於碩博士畢業需要口試時，請所有出席人員，不限定特定人士，均須簽署保密協定；
  3. 針對需遞交給補助機關之報告，於相關表格中註明不公開、一段時間後公開，或於遞交報告前先行申請專利，待取得申請日後再遞交；
  4. 延後預期將投遞研究成果至期刊之時間，避免於專利申請前遞交，以降低先行公開可能會影響專利申請之可能性。

前案檢索
  1. 搜尋Pubmed、Web of Science、政府補助計畫之相關網站、或碩博士論文網等公開資料庫；
  2. 透過各國專利官方管理單位檢索系統（一般為免費）或其他需付費之非官方檢索資料庫，搜尋是否有相關前案，或進入類似Thomson Innovation之檢索系統，統整性地搜尋是否有相關技術；
  3. 以Google大規模搜尋上述資料庫未能詢得的相關訊息，例如商品廣告、新聞報導、非正式收錄之研究報告等。

妥善運用新穎性優惠期（寬限期）
雖然研究成果的公開會造成喪失新穎性，然而並非所有公開的狀況均會影響專利申請的新穎性，意即若於特定場合公開後，至專利申請日前未超過一定期限的狀況下，仍可使該成果具有新穎性。

以中華民國專利法而言，於第22條第二項提到優惠期如下：申請人有下列情事之一，並於其事實發生後6個月內申請，該事實非屬第一項各款或前項不得取得發明專利之情事。
1. 因實驗而公開者；
2. 因於刊物發表者；
3. 因陳列於政府主辦或認可之展覽會者；
4. 非出於其本意而洩漏者。
申請人主張前項第一款至第三款之情事者，應於申請時敘明其事實及其年、月、日，並應於專利專責機關指定期間內檢附證明文件。

以美國申請實務而言，美國專利法35 U.S.C. 102(b)規定：
The invention was patented or described in a printed publication in this or a foreign country or in public use or on sale in this country, more than one year prior to the date of the application for patent in the United States.
（此發明若已有下列公開行為超過1年期間，則無法取得美國專利：已於本國或國外之專利中或書面公開資料中揭露，或在本國已為公眾使用或販售。）

不論是美國或中華民國，均表示如公開之內容為上述條件之公開，則在公開後1年（美國）或半年（中華民國及其他國家）內將該內容申請專利，均不會影響該案之新穎性。除此之外，尚有其他國家亦提供新穎性優惠期之條款，但各自有其限制的條件，於此列舉下列幾個國家為例，但不以此為限。

1專利法
2日本特許法（專利法）
3The European Patent Convention (EPC)
4中華人民共和國專利法
5Manual of Patent Examining Procedure (MPEP)

結語
專利之申請，乃為保護技術、鼓勵創新及商業競爭，因此為使專利有一定效力，必先符合專利三要件以取得保護的資格。除進步性及產業利用性等因素存在主觀判斷的可能性，新穎性乃為一較具客觀性的要件，通常依照各國法規認定，亦需全球性觀察，卻也是最容易因一時疏忽，而失去可專利性的第一關門票，最終若只能請事務所迴避相關內容，則有可能使專利範圍過小，或無法保護關鍵內容，而喪失申請專利的用意。

即便部分國家有提供新穎性優惠期的方案，但因各國所限定的條件不一，使優惠期（寬限期）有時候有判斷上的難處，必須更謹慎運用優先權制度。因此，建議研究人員在研究上有任何產出時，必定再次審視該成果是否具專利的潛力，或請相關單位協助評估；如經評估具有潛力，無論有無繳交報告及發表論文的壓力下，均建議先行提出專利申請，知會所屬單位之智慧財產管理與推廣部門，以預先研擬布局策略，避免專利費用之浪費。
《文/圖：技轉及育成中心陳詩雨；審校：兆里國際專利商標事務所》