NHRI Communications
知識產權
美國大學與政府機關之專利授權
US University and Government Licensing
大學專利政策和大學發明的所有權當企業打算向大學申請專利授權時，亟需先做功課，除了要確定是否符合聯邦法規外，還需確定大學或大學員工所開發技術的所有權狀況。一般而言，大學員工（如教授或研究生）會要求其於受僱或就讀期間所開發技術的所有權。多數大學都有「專利政策（patent policies）」，通常為教授和研究生所同意，也是他們工作或就讀大學的條件。典型的專利政策規定，凡是由教授或學生使用大學設施、設備或資金所產生的發明，其所有權歸校方所有。
如果大學員工之技術發明沒有明確與大學相關，還是應考慮大學的專利政策。大學員工如果沒有文件證明大學將技術讓與給教授或學生，大學員工可能還是無法取得這項發明的所有權。
大學發明如由多人一起開發（例如一位教授和幾個研究生）可能要特別注意所有權問題，企業應確認所有發明人都列在專利申請上，因為過去案例顯示研究生可以聲稱被不當排除該項專利申請名單之外，即使該研究生只是該專利申請項（claim）一項之發明者，他或她也會是整個專利的共同擁有人（joint owner）。 因此，企業在授權交易時，確認發明人已被正確列出還相當重要， 一旦所有發明人已妥為辨識，還有必要進一步確認每一位發明人都受到大學的「專利政策」所規範。
最後，當企業考慮投入資金進行專利授權時，還必須考慮到大學的「專利政策」所聘請專家諮詢顧問的影響意涵。必須檢視在諮詢顧問協議中，專家諮詢顧問所完成的工作是否也受到大學的「專利政策」所規範，如果是，這位專家在此項諮詢顧問協議下就無權將專利權賣給（assign）企業。
政府員工之發明
美國政府機關和所轄實驗室的員工所開發的技術與發明也受到美國政府法規的規範。尤其是，政府能獲得任何政府員工在下列情形下所產生的發明所有權：
- 政府員工在工作時間內的發明；
- 運用政府設施、設備、材料、資金或資訊，或由其他政府僱員工作時間內之服務與時間所產出的發明；
- 與發明人公務有直接關係或者與發明人公務執行結果有關者。
當企業從政府僱員獲取專利授權時，其適當的盡職調查（proper diligence）將包括在授權之前先確認該員工是否正當地獲得該發明的所有權。
美國政府所擁有之發明專利如何授權
美國政府所擁有的發明專利可授權給廠商。美國法令Title 35 第207條(a)(2)授權聯邦機關：「得就聯邦政府所擁有之發明專利授予非專屬、專屬或部分專屬授權許可無權利金（royalty）、有權利金或其他考慮，並在該等條款及條件下，包括根據第29章規定，當專利被認定具有公眾利益時，得授予該許可給授權人實施該專利之權」。
不過，雖然政府法規允許機關將他們的技術授權給他人使用，這種權力並非沒有限制。
企業需要瞭解這些限制，才會知道從政府機關取得的專利授權權利範圍的大小。向政府申請該機關所擁有的發明必須先提交開發計畫或行銷計畫給政府機關，此外，申請人（無論是專屬或非專屬授權）必須同意在美國大量生產製造。不過，由於拜杜法案，如果該機關已經做出合理努力，卻仍無法成功找到潛在被授權人在美國國內進行大量生產製造或商業上不可行，這第二個條件「可免除或修改」。（37 C.F.R.§404.5(a)(2)）
另外，對於政府所擁有的發明，任何授權許可協議必須符合下列規定：
- 指定一定期限；
- 要求被授權人按所提出申請計畫進行應用；
- 要求被授權人定期提出使用該項發明的報告；
- 依據雙方之協議書提供足以修改的能力，
（1）授予被授權人實施授權許可專利的權利；
（2）延伸到被授權人之附屬公司，但須以非賣斷（nonassignable）方式；
（3）提供被授權人可以再授權（the right to grant sublicenses）的權利。
最後，該協議必須提供該機關終止該授權的能力，如果有下列情事發生，該機構可決定終止該項專利授權：
（a）被授權人並非執行其所承諾用以實現該發明的實際應用，包括載於任何提交計畫之承諾(用以支持其申請該項授權之計畫)，或是被授權人不能在一段合理的期間內展現其所採取的有效措施或可預期採取的有效措施足以產生讓聯邦機關滿意之該項發明的實際應用要求；
（b）如因授權之後聯邦又頒布法規規定要求該發明必須授權供大眾使用，但被授權人無法合理接受這樣的要求，則終止有其必要性；
（c）被授權人於提出申請時或通過授權後依據授權協議所規定的報告中故意作出虛假陳述或故意遺漏重要事實；
（d）被授權人違反約定或違反協議條款或規定，包括37 C.F.R.§404.5(a)(2)；或
（e）根據授權協議被授權人被有管轄權的法院發現已違反聯邦反托拉斯法。
這些終止條款與拜杜法案的忽略排他性權利（march-in rights）頗為相似，但在權利條款範圍不完全相同。
雖然機關可被允許授予專屬、共同專屬（co-exclusive）或部分專屬授權，該等協議仍須受到一些限制。該機關必須在其徵求公告須知上就提供專屬授權的訊息並給公眾一個機會提出反對意見（to give the public an opportunity to object）。
此外，該機關必須確認這樣的專屬授權是對公眾有利，因為專屬授權是一項排他性的授權，機關需要確定這項專屬授權的排他性是「合理且必要的獎勵，才足以吸引企業投入資金和必要開銷以支持此發明之實際應用所需」，而且此排他性的授權不大於「合理必要」的手段。（37 C.F.R.§404.7(a)(1)(ii)）
最後，對任何政府所擁有的發明，其專屬授權協議中企業必須同意提供政府一個「不可撤銷的，免付權利金的權利或代表美國政府在世界各地實施這項專利技術的權利」。亦即，這種專屬授權還必須允許機關基於衛生或安全的理由可以授權其他人來實施此發明。
合作研究和開發協議
所謂合作研究和開發協議（Cooperative Research and Development Agreements, CRADA）是指一個聯邦實驗室和一個私人贊助廠商之間的聯合研究協議。一般而言，不論是贊助廠商和實驗室均可提供人員、服務、設施和裝備來進行聯合研究協議。不過，只有贊助廠商可提供聯合研究所需的資金。
如同上面所討論其他類型的政府相關技術，CRADA所開發的技術也有政府限制。 因此，當企業要簽訂CRADA之前或CRADA所開發的任何技術要進行授權之前，必須先審視這些政府限制，較為妥當。
合作研究和開發協議之下，聯邦實驗室得將政府員工所開發出來的專利進行讓與（assignment）或授權，前提是政府保留了從合作廠商授權回來給實驗室的「非專屬，不可轉讓的，不可撤銷的，已繳費授權，或代表美國政府在世界各地實施這項專利技術的權利」。同樣的，贊助廠商可保留其員工所產生的任何發明之所有權，可授權給政府這些相同的權利。
當獲得專屬授權，贊助廠商可以獲得權利來實施這些專利，條件是聯邦實驗室在這種專屬授權後仍然保留了再授權之權利，不過此再授權之權利受有限制，再授權的情形僅限於發生類似聯邦機關可能會終止該機關的發明授權的情況（見上述美國政府所擁有之發明專利如何授權）。
最後，聯邦實驗室必須優先考慮設在美國的「小型商業企業」，以及設立於美國的實體（entities），同意大量製造CRADA所開發的任何發明。
原文：
Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reiley, D. Brian Kacedone. ( 2008) Chapter 28: University and Government Licensing in Drafting Patent License Agreements (6th ed). Washington, D.C..
《文：編輯中心陳麗秋節譯；圖：編輯中心趙孝茜》