第 437 期

知識產權
違反保密協議訴訟案例-- 希樂里塔科技有限公司v. 羅克韋爾國際公司
Litigation on breach of non-disclosure agreements: Celerita Technologies. LTD., v. Rockwell International Corporation

摘要
希樂里塔科技有限公司（Celeritas Techs. Ltd, 以下簡稱希樂里塔）控告羅克韋爾國際公司（Rockwell International Corporation, 以下簡稱羅克韋爾）一案，美國聯邦地方法院加州中央區法院於1997年5月判決宣告羅克韋爾惡意侵害希樂里塔的專利、盜用其商業秘密、違反保密協議。

一審法院審理期間，當陪審團完成裁決書宣示羅克韋爾惡意侵權時，羅克韋爾提議，請求法院直接以法律問題就專利有效性進行審查（Motion for judgment as a matter of law, JMOL）並要求重開審判庭，但一審法院不同意，羅克韋爾不服，提起上訴。

針對羅克韋爾之上訴聲明，就違反保密協議這一個項目，美國聯邦上訴巡迴法院認為，由於充分的證據支持陪審團的決定，因此，維持原地方法院的裁判，再次確認羅克韋爾有責且須負擔損害賠償。

至於，羅克韋爾提議就專利有效性請法院直接進行法律審理（JMOL），上訴法院重新檢視此項專利有效性的結果，認為希樂里塔的專利無效，因此，一審法院拒絕羅克韋爾提議進行法律審理並無理由，故對一審法院原判決羅克韋爾須依專利法惡意侵害負擔對造律師費一項予以改判。

另一方面，希樂里塔也針對一審法院的判決提出抗告，請求增加懲罰性賠償，其請求聲明上所列理由是沒有法令規定限制不能超過一項以上的賠償。就此抗告聲明，上訴法院不予同意，維持只針對違反保密協議一項進行賠償。

第一審：背景說明
1993年7月28日，邁克爾杜蘭（Michael Dolan）提出專利申請，該裝置係應用於類比行動電話網絡以提高數據傳輸速率之發明。杜蘭於1995年1月31日獲得美國專利（5,386,590），之後杜蘭將此項專利賣給希樂里塔。

此項專利指出，傳統的類比行動通信系統受話者會聽到高頻率嘶嘶聲的噪音。類比行動通信網絡的解決之道是提高傳輸信號（通常是說話者的聲音）的高頻成分，然後在受話端減少這些成分。從聽者的角度來看，這種預先加重發話端信號和減輕受話端音量的做法並不會對發話者的聲音有多大影響。在受話端降低高頻的嘶嘶聲，則可以增加通信頻道的保真度。但這需要一個限幅電路（limiter circuits），讓傳輸信號保持在一定範圍內高振幅信號的頂部，這種預加重（pre-emphasis）和限幅電路的綜合效應，將語音通信大幅提升，但也容易損害整個網絡的數據傳輸，引起聲音失真。杜蘭的發明是一項調節功能去重技術（de-emphasis），此去重技術克服了傳統的類比行動通訊系統所引起的聲音失真問題，並可使得傳輸數據機（modem）提升輸出速率。

簽訂保密協議重要內容
1993年9月，杜蘭和希樂里塔公司的幾位主管與羅克韋爾代表會面，會議的目的是要展示杜蘭專利的調節功能去重技術。羅克韋爾是生產晶片組的領先製造廠，其晶片組含有商業傳輸數據機的核心功能，包括調節功能。會議上，雙方當事人簽訂保密協議（non-disclosure agreement, NDA），其中包括會議的主要事項與技術 ，並在相關部分要求羅克韋爾「除了作為評估雙方合作的可能性之外，不得揭露或使用此項專有技術訊息（或自此技術衍生的任何產品）。」

該保密協議明文規定所謂專有技術資訊「不得包括...本日期之前已為公共領域所知悉，或者不是因為羅克韋爾的過失或疏忽而成為公共領域所知悉的資訊。」

此外，該協議包含以下段落：
禁制救濟（injunction relief）。希樂里塔和羅克韋爾雙方同意若違反本保密協議的任何規定所產生損害的嚴重程度難以確定，違反合約的事件將透過法律救濟來處理。因此，兩造雙方都同意，若違反本協議的任何條款，除了原可主張的任何其他救濟途徑之外，任一方將有權請求禁制救濟或採取其他衡平救濟方式。因協議中明列禁制救濟條款，雙方特此不採用保證金或其他的安全保證要求。

羅克韋爾違反保密協議
1994年3月，AT&T Paradyne公司開始出售具有去重技術的數據傳輸機。同月，羅克韋爾通知希樂里塔，不辦理該公司專有技術的技術授權，卻同時開始此項技術開發，將去重技術納入其數據傳輸機晶片組之中。值得注意的是，羅克韋爾並未獨立發展自己的去重技術，而是任用當初簽訂保密協議時派到希樂里塔學習去重技術的同一批工程師來開發該項去重技術。1995年1月，羅克韋爾開始運銷其第一個包含去重技術的晶片組。在1997年法院審理期間，羅克韋爾的銷售量遠遠超過預期。

一審法院判決
1995年9月22日，希樂里塔控告羅克韋爾，指控違反保密協議、盜用商業秘密，和侵害其專利產權。為了簡化審判和避免重複賠償，希樂里塔於法院審理中約定，就這3項指控獨立事實原因之中，願意只接受可獲得最高賠償金額的那一項賠償。

陪審團裁決結果對希樂里塔有利，並就3項指控分別做出裁決：
1. 專利侵權：賠償金US$57,658,000
2. 違反保密合約：賠償金US$57,658,000
3. 盜用商業秘密：賠償金與懲罰金各US$26,850,000

專利侵權與違反保密合約的賠償金計算基礎，是基於假設羅克韋爾的產品對使用去重技術所需支付專利授權金的總價數額，盜用商業秘密的賠償金則是計算羅克韋爾盜用希樂里塔專有技術讓羅克韋爾得以提早21個月「先聲奪人」生產該技術產品而得。

羅克韋爾接著提出動議請求法院以法律問題裁決檢視專利有效性之賠償責任並重新審判，法院此時發現在計算專利侵權賠償部分有計算錯誤，誤將專利授權金（royalty）包括在判決後的產品銷售金額上；雙方然後商定一個新數字，將賠償金減少為US$17,484,160；但因本案裁決為故意侵權，賠償金於是增加到一倍，即US$34,968,320，此金額是從1994年羅克韋爾預計向希樂里塔辦理技術授權到審判最後一日所需付出授權金額的好幾倍。

最後一審法院判決，宣告羅克韋爾違反保密協議的部分，羅克韋爾須支付希樂里塔US$57, 658,000、法院裁判費US$85,820.05、並依據美國專利法35 U.S.C. 285條文惡意侵權的一造須支付對造的律師費（US$900,000）。一審法院並拒絕了羅克韋爾的其餘提議。

羅克韋爾提起上訴，希樂里塔也提出抗告，全案進入美國聯邦上訴巡迴法院審理。

第二審：美國聯邦上訴巡迴法院判決
美國聯邦上訴法院依據28 U.S.C. 1295(a)(1) (1994)對本案具有司法管轄權，審理見解大致如下：

羅克韋爾提起上訴主要是因為一審法院否決羅克韋爾所提以法律問題審判（JMOL）之提議，故二審法院將重新檢視一審法院所使用的標準: 陪審團裁決之後，上訴人「必須提出陪審團的調查結果（推定或聲明）證據不足，或者是，在法律結論上陪審團的裁決暗示無法在法律上由該證據所支持」。二審法院也將檢討一審法院是否有濫用裁量權，以致剝奪重新審判的提議。

二審法院從下列事項逐項審查：
A. 違反保密協議：
羅克韋爾違反保密協議，充分的證據顯示，希樂里塔所揭露的技術資訊在提出交給羅克韋爾之前，並非屬公共領域所能獲得的資訊，一審法院並未誤判而否決羅克韋爾所提議之法律審理及重新審判。

B. 違反保密協議之賠償：
保密協議中明確規定，因為所受損害可能難以估計，故設有禁制救濟，且並不排除損害賠償。此條文明確表示，「除了原可主張的任何其他救濟途徑之外（in addition to any other relief to which it may be entitled）」，任一方可主張禁制救濟，而違反協議合同的標準補救措施，當然就是損害賠償。

賠償金計算方式：產業界常見技術授權一次繳足使用金額（lump-sum paid-up licenses），希樂里塔所請的損害鑑定專家於法院作證，基於數據機產業界過去技術授權作法，運用一個授權金比率來計算損害金額，實屬合理。用這個授權金比率來加乘羅克韋爾於1994年生產數據機年銷售量，然後以淨現值（net present value）折算之。運用一次繳足的數額作為損害賠償實屬適當措施，陪審團接受此計算方法。

因此，違反保密協議之賠償金數額維持 US$57,658,000。

C. 專利有效性：
經引用兩項先前技術文件檢視結果，二審法院裁判此專利無效。並認為一審法院拒絕法律審理顯無理由，一審法院原判決羅克韋爾因惡意侵害專利權須負擔對造的律師費US$900,000，二審法院對此向律師費的賠償，則根據35 USC § 285改判免予負擔。

D. 盜用商業秘密：
因二審法院就違反保密協議已決定羅克韋爾有責，陪審團裁決書中所述盜用商業秘密一項並未成為一審法院判決的一部分，二審法院不再針對此項進行審理。

最後，關於希樂里塔所提抗告要求追加懲罰性賠償金，因一審法院審理紀錄中已載明希樂里塔自行約定只要最高額的一項賠償金，同意捨棄其他兩項賠償金，因此，抗告不成立。

參考文獻：
Celerita Technologies. LTD., v. Rockwell International Corporation，美國聯邦上訴巡迴法院 97-1512-1542
《文：編輯中心陳麗秋節譯；圖：美國聯邦上訴法院CAFC網站首頁》