第 547 期

知識產權
專利申請中的技術之授權使用
Licensing of Pending Patent Applications

技術授權的協商談判啟動時間，有時候早在獲得專利以前（還沒有被核准的時候）就開始了。在這種情況下，技術授權的實務作法是以「該申請和該申請所將獲得的專利 」為授權的標的。

乍看之下，這種技術授權好像有點奇怪，因為發明技術還沒有真正成為專利之前，尚不具備排他權利來限制其他人開發該項技術，有專利的發明技術必須花錢購買授權後才能使用。那麼，這種授權其真正意涵到底何在？

真正的原因是，一般而言，被授權的企業希望確保這項技術一旦獲准專利時，發明人就可以授權給這家企業，也就是說，因為企業要確保獲得這項技術日後的專利授權，企業也就有意願對還在申請專利中的技術支付權利金，就如同專利已經存在。

美國聯邦最高法院在Aronson v. Quick Point Pencil Co. 訴訟案例中作成判例，即是一項針對還在申請專利中的技術所簽訂的技術授權協議（agreement）有關其權利金支付所引發的爭議。

Aronson v. Quick Point Pencil Co.案的事實（facts）如下：
1955年10月，Aronson申請鎖匙扣的一種新型式專利。到1956年6月，該專利還沒有獲准之時，Aronson交涉與Quick Point簽訂技術授權協議。本協議要求Quick Point向Aronson支付銷售額5%授權權利金，以換取專屬授權（獨家權利），並製造和銷售鎖匙扣，技術授權協議還要求雙方相互協商的侵權事件。不過授權協議明列，如果Aronson無法在5年內獲得專利時，授權權利金將被削減至銷售額的2.5%。結果在5年內Aronson所申請的新型專利並未能順利獲得專利許可，而且也沒有提出上訴爭取專利。Quick Point就降低權利金，並付了14年。

Aronson v. Quick Point Pencil Co.案的訴訟經過：
1975年，Quick Point 開始採取法律行動，提到美國區域法院進行裁決（declaratory judgment），確定授權協議是不能執行的（unenforceable）。接著雙方均提出簡易判決（summary judgment）。區域法院認為，該協議很明確，並且無關於專利是否被核准，因此，Quick Point不得不繼續支付專利權利金。Quick Point不服，提出上訴，結果上訴法院推翻區域法院的判決，並認為，由於雙方是基於申請中的專利而簽定的協議，Aronson不可翻供否認專利法原則可支配這項協議。接下來，Aronson提聯邦最高法院審查。

聯邦最高法院決定（Holdings）：
該鎖匙扣一旦被首次推出市場就不再有任何秘密，因此，在授權協議談判時，這項技術的發明性（inventiveness）和新穎性（novelty）已足夠明顯地誘導新穎製造商為了成為第一個上市的機會進而同意支付費用。因此，聯邦專利法並非這項協議的一個障礙，聯邦最高法院於是推翻上訴法院的裁決。

重要訊息：在評估此項授權協議時，法院已考量三項專利政策：(1)專利法旨在獎勵和促進發明；(2)專利促進發明的披露，以及(3)專利保護的嚴格要求在確保 公共領域的發明 仍然可供公眾免費使用。聯邦最高法院認為，執行本案之授權協議將不會與上述政策有任何違反之處。

聯邦最高法院在Aronson案判決結果所帶來的重要影響：
聯邦最高法院的判決提出了兩個觀點，影響及於正在申請專利的技術授權協議：(1)法院認為，這將增加專利申請人在進行技術授權談判時多了一些額外的議價能力。至於會有多大作用，取決於雙方所推定該項技術獲得專利的可能程度。(2)法院還提到，執行（enforcement）這種技術授權協議將鼓勵發明，達到專利法所無法到達的地方。

參考文獻：
1. Brian G. Brunsvold, Dennis P. O'Reiley, D. Brian Kacedone. (2008) Chapter 18: Licensing of Pending Patent Applications in Drafting patent License Agreements (6th ed). Washington, D.C.
2. Aronson v. Quick Point Pencil Co., 440 U.S. 257 (1979). 1979 U.S. LEXIS 64
《文：編輯中心陳麗秋節譯；圖：編輯中心趙孝茜》